Zachęcamy do lektury komentarza do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-334/22 przygotowaną przez mec. Szymona Karpierza:
Czy roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku wywodzi z jego rejestracji?
Na to pytanie, złożone w trybie prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiada wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-654/21 LM przeciwko KP. Stronę pozwaną w postępowaniu przed sądem odsyłającym, jak również w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE reprezentowały radca prawny Ewa Jaroszyńska-Kozłowska i radca prawny Zuzanna Słupicka ze Skubisz Kancelaria Prawno Patentowa.
Tło sprawy
LM jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego Multiselect (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w dniu 5 czerwca 2018 r. dla towarów i usług z klas 9, 41 i 42 Klasyfikacji Nicejskiej. Wskazane towary i usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, informację o edukacji, instalację i konserwację oprogramowania komputerowego czy też publikowanie tekstów i udostępnianie publikacji elektronicznych.
Od 2009 r. KP oferuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poradnik - w formie zarówno drukowanej, jak i elektronicznej - dla kandydatów przystępujących do egzaminów policyjnych, mający przygotować ich do testów psychologicznych objętych spornym znakiem towarowym, stanowiących jeden z etapów wspomnianego postępowania rekrutacyjnego. KP promuje swój poradnik na rożnych stronach internetowych.
W dniu 26 lutego 2020 r. LM wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, będącego w tej sprawie sądem odsyłającym, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego. W toku tego postępowania KP wniósł powództwo wzajemne o unieważnienie spornego znaku towarowego nie tylko dla towarów i usług objętych powództwem głównym, lecz także dla pozostałej części towarów i usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.
Wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sąd odsyłający oddalił powództwo główne o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego w całości. W odniesieniu do roszczenia wzajemnego Sąd odsyłający miał jednak wątpliwość czy w zakres pojęcia „roszczenia wzajemnego o unieważnienie” w rozumieniu art. 124 lit. d) i art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 wchodzi całość żądań unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego bez względu na ich rzeczywisty związek z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego, czy też pojęcie to należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono wyłącznie żądania mające „rzeczywisty związek” z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego.
Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
Czy art. 124 lit. d) w zw. z art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że zawarte w tych przepisach określenie „roszczenie wzajemne o unieważnienie” może oznaczać żądanie unieważnienia wyłącznie w takim zakresie, w jakim pozostaje ono w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia unijnego znaku towarowego - co pozwala sądowi krajowemu nie rozpoznawać roszczenia wzajemnego o unieważnienie w zakresie szerszym niż pozostający w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia?
Czy art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że przywołany przepis - stanowiąc o „przepisach proceduralnych odnoszących się do tego samego rodzaju powództwa, jak w przypadku krajowego znaku towarowego” - odnosi się do krajowych przepisów procesowych, które znalazłyby zastosowanie w konkretnym postępowaniu o naruszenie prawa do znaku unijnego (oraz postępowaniu z pozwu wzajemnego o unieważnienie), czy też odnosi się ogólnie do krajowych przepisów procesowych obecnych w porządku prawnym państwa członkowskiego - co ma znaczenie wówczas, gdy, ze względu na datę wszczęcia konkretnego postępowania o naruszenie prawa do znaku unijnego, przepisy procesowe o powództwie wzajemnym o unieważnienie znaku, odnoszące się do znaków krajowych, nie istniały w porządku prawnym państwa członkowskiego?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku odniósł się jedynie do pierwszego z pytań prejudycjalnych, z uwagi na to, że uznał, że kwestia, wobec której zostało zadane drugie pytanie prejudycjalne nie podlegałaby prawu Unii. Wobec pytania pierwszego Trybunał stwierdził, że ze względu na samodzielny charakter roszczenia wzajemnego przewidzianego w art. 128 rozporządzenia 2017/1001 przedmiot tego roszczenia nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione. Oznacza to więc, że pozew wzajemny nie jest ograniczony jedynie do tych dóbr i usług, wobec których został zarejestrowany znak towarowy i które stanowią podstawę głównego powództwa, ale także do tych, które zostaną wskazane w pozwie wzajemnym.
Trybunał, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne posiłkował się swoim niedawnym wyrokiem z dnia 13 października 2022 r. w sprawie C-256/21 KP pko. TV, (Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), w którym orzekł, że sąd krajowy musi rozstrzygnąć w sprawie roszczenia wzajemnego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, nawet jeśli powództwo o naruszenie zostało wycofane. Trybunał uznał, że roszczenia wzajemnego nie można utożsamiać ze zwykłym środkiem obrony, lecz jest ono odrębnym i samodzielnym żądaniem, którego rozpatrzenie jest niezależne od żądania głównego, nawet jeśli powództwo powoda głównego zostanie oddalone.
Nadal jednak roszczenie wzajemne odróżnia się od wniosku o unieważnienie prawa do znaku złożonego w EUIPO, z uwagi na fakt, że podmiot, który może skutecznie wnieść roszczenie wzajemne jest ograniczony do tej jednostki, która została wskazana jako strona przeciwna przy roszczeniu głównym. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego może być z kolei złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców, lub konsumentów, posiadających zdolność do czynności prawnych, którzy mieliby interes prawny do wniesienia takiego wniosku. Ograniczenie dotyczące osób mogących podnieść roszczenie wzajemne, nie jest jednak oczywiście ograniczone w taki sposób, by odnosiło się jedynie do interesów własnych strony powodowej.
Oznacza to, że roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia może być oparte nie tylko na przesłankach względnych, dotyczących jedynie danej sprawy, lecz także na każdej innej podstawie wskazanej w rozporządzeniu, w tym bezwzględnych podstaw unieważnienia.
Kolejną ważną rzeczą wskazaną w omawianym wyroku, która jest zarazem potwierdzeniem wcześniejszych rozstrzygnięć Trybunału zawartych w wyroku z dnia 13 października 2022 r., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21 jest to, że rozstrzygnięcia dotyczące ważności unijnego znaku towarowego wywierają skutek erga omnes w całej Unii zarówno wtedy, gdy są wydawane przez EUIPO, jak i gdy zapadają w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych.
Jest to uzasadnione wykładnią art. 128 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, który stanowi, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych przekazuje EUIPO odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego, a EUIPO odnotowuje wzmiankę o tym orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem.
Niniejsze wskazania nie są w żaden sposób podważone przez system podziału kompetencji między EUIPO a sądami orzekającymi w sprawach unijnych znaków towarowych z uwagi na to, że rozporządzenie 2017/1001 zastrzega na rzecz EUIPO wyłączną kompetencję w dziedzinie rejestracji unijnych znaków towarowych oraz sprzeciwu od takiej rejestracji, a nie spraw dotyczących ważności tych znaków towarowych.
Ponadto omawiane kompetencje są wykonywane zgodnie z zasadą pierwszeństwa organu, do którego wniesiono sprawę, zgodnie z art. 132 ust. 1 i art. 132 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001, „jeżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania”, to organ, który jako pierwszy rozpoznaje spór dotyczący ważności unijnego znaku towarowego, jest właściwy w sprawie.
Podsumowując przedmiot roszczenia wzajemnego z art. 128 rozporządzenia 2017/1001, z uwagi na swój samodzielny charakter, nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione, a jego zakres może obejmować również towary i usługi, które nie były podstawą roszczenia głównego.
JAKUB PAWLUCZUK
APLIKANT RADCOWSKI
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. W czasie studiów angażował się w działalność Centrum Praktyk Sądowych, organizowaną przez Studencką Poradnię Prawną. Stypendysta stypendium Rektora UWB dla najlepszych studentów.
Warunki skutecznego udzielenia i wypowiedzenia licencji na korzystnie ze znaku towarowego objętego współwłasnością w świetle wyroku Trybunału UE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie VW przeciwko SW, CQ, ET, Legea Srl C 686/21 i w prawie polskim
Licencja jest jednym ze sposobów poprzez które uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy upoważnia inny podmiot do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Co jednak w przypadku, gdy uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy jest kilku, a nie ma między nimi jednomyślności co do udzielenia lub wypowiedzenia licencji na znak towarowy? Kwestia ta, zarówno w przypadku znaku unijnego jak i krajowego, została omówiona w wyroku Trybunału Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie C686/21 VW przeciwko SW CQ ET i Legea SRL.
TŁO SPRAWY
VW, SW, CQ i ET są współwłaścicielami, w równych częściach, krajowego znaku towarowego i unijnego znaku towarowego LEGEA, zarejestrowanych dla artykułów sportowych. W 1993 r. wskazane podmioty udzieliły spółce Legea na czas nieokreślony nieodpłatnej wyłącznej licencji na używanie znaków towarowych. Pod koniec 2006 r. VW sprzeciwił się dalszemu obowiązywaniu tej umowy licencyjnej. W dniu 16 listopada 2009 r. spółka Legea wniosła przeciwko VW do Tribunale di Napoli (sądu w Neapolu, Włochy) powództwo o unieważnienie praw do zarejestrowanych przez VW znaków towarowych zawierających oznaczenie „Legea”. Z kolei VW w drodze powództwa wzajemnego wniósł, po pierwsze, o unieważnienie praw do znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Legea, a po drugie, o stwierdzenie niezgodnego z prawem używania spornych znaków towarowych przez tę spółkę. W pierwszej instancji Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) orzekł, że do dnia 31 grudnia 2006 r. spółka Legea, działając za zgodą wszystkich współwłaścicieli, używała spornych znaków towarowych zgodnie z prawem. Sąd ten uznał natomiast, że po tej dacie ze względu na sprzeciw VW wobec dalszego obowiązywania umowy licencyjnej używanie to stało się niezgodne z prawem. W postępowaniu drugiej instancji wyrok został częściowo zmieniony, a Sąd apelacyjny uznał że jednomyślność współwłaścicieli nie jest wymagana do udzielenia osobie trzeciej licencji na znak towarowy, a wola trzech z czterech współwłaścicieli spornych znaków towarowych wystarczyła do dalszego obowiązywania umowy licencyjnej. Sąd kasacyjny, wobec którego złożono skargę na wyrok Sądu apelacyjnego wskazując na art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/100, wyraził wątpliwości co do zasad indywidualnego wykonywania prawa wyłącznego przysługującego współwłaścicielom znaku towarowego w świetle przepisów prawa Unii i w związku z czym zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym[1]: „Czy przepisy prawa Unii [zawarte w art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim przewidują prawo wyłączne przysługujące właścicielowi unijnego znaku towarowego i jednocześnie możliwość, że współwłasność będzie przysługiwać kilku osobom proporcjonalnie, oznaczają, że decyzja o przyznaniu osobom trzecim prawa do wyłącznego używania wspólnego znaku towarowego nieodpłatnie i na czas nieokreślony może zostać podjęta przez większość współwłaścicieli, czy też wymaga ona jednomyślnej zgody?”.
ZAGADNIENIE PRAWNE
Trybunał Sprawiedliwości, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd odsyłający, wskazał jako podstawę prawną artykuły 9 i 22 rozporządzenia 40/94 oraz art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104, z uwagi na datę wystąpienia okoliczności faktycznych w sporze przed sądem krajowym. Obecnie, artykuły te odpowiadają przepisom zawartym odpowiednio w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 dyrektywy 2015/2436. Tak więc, omawiany wyrok Trybunału Sprawiedliwości, pomimo tego, że oparty był na przepisach, które obecnie już nie obowiązują, może być stosowany przy tożsamym stanie faktycznym, z tą różnicą, że należy wskazać obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia 2017/1001 oraz dyrektywy 2015/2436.
W przytoczonym wcześniej pytaniu prejudycjalnym można wyłonić dwie kwestie:
A) Jak należy interpretować pierwszą dyrektywę 89/104 i rozporządzenie 40/94 w przypadku udzielenia lub wypowiedzenia przez współwłaścicieli licencji na używanie wobec znaku krajowego
B) W jaki sposób wskazane powyżej przepisy regulują wykonywanie prawa do decydowania o udzieleniu licencji lub jej wypowiedzeniu przez współwłaścicieli wobec znaku unijnego
Co do pierwszej kwestii, Trybunał wskazał, że pierwsza dyrektywa 89/104, pomimo tego że nie reguluje współwłasności krajowego znaku towarowego, nie wskazuje jednak na to, że taki znak nie może zostać objęty współwłasnością, a samo określenie sposobów wykonywania przez współwłaścicieli praw wynikających ze znaku towarowego powinno być regulowane prawem krajowym. Oznacza to więc, że prawo do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na używanie znaku przy współwłasności praw do znaku towarowego, powinno zostać określone przepisami krajowymi. Jak wskazuje Trybunał, pierwsza dyrektywa 89/104 ma za zadanie zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich jedynie w taki sposób, aby zniwelować różnice mogące przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i usług. Wynika z tego, że pewne kwestie, tak jak poruszona w tym wyroku kwestia wymogu jednomyślności lub też zgody większości współwłaścicieli przy udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego lub jej wypowiadaniu, regulowane są przepisami prawa krajowego.
W przypadku znaku Unijnego, Trybunał podkreśla, że brak jest przepisu regulującego zasady wykonywania przez współwłaścicieli takiego znaku wynikających z niego praw, w tym również prawa do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na jego używanie. Wobec tego, w przypadku braku odpowiednich przepisów regulujących prawa wynikające ze znaku unijnego zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym powinien mieć art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001), który wskazuje, że unijny znak towarowy jako przedmiot własności jest traktowany jako krajowy znak towarowy, zarejestrowany w państwie członkowskim. Państwo członkowskie, którego prawo regulować będzie konkretne postępowanie określane jest zgodnie z zasadami z przytoczonego artykułu. Oznacza to, że przy rozpatrywaniu czy licencja na używanie praw wynikających z rejestracji znaku unijnego w przypadku istnienia współwłasności do znaku musi zostać udzielona jednomyślnie czy większością głosów współwłaścicieli, należy oceniać w oparciu o przepisy tego kraju, na który wskazują zasady z przytoczonego powyżej art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001).
PRAWO POLSKIE
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej nie reguluje bezpośrednio zasad udzielania lub wypowiadania licencji wyłącznej lub niewyłącznej na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku istnienia wielu współuprawnionych do tego znaku. W takiej sytuacji stosuje się jednak reguły wynikające z art. 162 ust. 12 a także 162 ust. 5. PrWłPrzem. W świetle powołanych przepisów przeniesienie wspólnego prawa ochronnego lub udziału w tym prawie może nastąpić wskutek działania jednego lub paru współuprawnionych, wymagana jest do tego jednak zgoda wszystkich współuprawnionych. Reguła ta ma zastosowanie również w przypadku innych czynności polegających na rozporządzaniu wspólnym prawem do znaku i udziałem w tym prawie. Wynika to również z przepisów prawa cywilnego, gdyż w świetle art. 199 KC, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Udzielenie licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub, w drodze analogii jej wypowiedzenie jest z pewnością czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a współuprawnieni z prawa ochronnego na znak towarowy są w istocie współwłaścicielami tego prawa, tak więc wskazany powyżej 199 KC ma zastosowanie w takich przypadkach.
Warto więc pamiętać, że zarówno w przypadku znaku krajowego, jak i znaku unijnego, warunek zgody większościowej lub jednomyślności współuprawnionych przy udzielaniu licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub jej wypowiedzenie, powinien być rozpatrywany według prawa tego kraju, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19 rozporządzenia 2017/1001, przy czym w przypadku prawa polskiego, aby udzielić omawianej licencji, wymagana jest zgoda wszystkich współuprawnionych.
[1] Sąd kasacyjny zwrócił się do Trybunału UE z jeszcze jednym pytaniem prejudycjalnym, jednakże z racji tego, że odpowiedź na pierwsze, wskazane powyżej pytanie prejudycjalne swoim zakresem obejmowała odpowiedź na drugie pytanie, Trybunał UE uznał, że nie ma potrzeby udzielać dodatkowej odpowiedzi.
JAKUB PAWLUCZUK
APLIKANT RADCOWSKI
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. W czasie studiów angażował się w działalność Centrum Praktyk Sądowych, organizowaną przez Studencką Poradnię Prawną. Stypendysta stypendium Rektora UWB dla najlepszych studentów.
SME FUND 2023 – rusza kolejny nabór wniosków na zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wspólnotową ochronę odmian roślin
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował informację o terminie rozpoczęcia tegorocznej edycji programu SME Fund. Nabór wniosków planowany jest od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.
Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE. Do kategorii mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz których obrót roczny nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
DOTYCHCZASOWE ZASADY SME FUND
Na dzień dzisiejszy EUIPO nie potwierdziło jeszcze zasad obowiązujących w 2023 r. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe zasady funduszu. W Polsce beneficjenci SME Fund mieli możliwość otrzymania 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, unijnych i międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Wysokość dotacji uzależniona była od liczby znaków towarowych bądź wzorów, które wnioskodawca planował zarejestrować oraz od wysokości opłat podstawowych za takie zgłoszenie. Kwota dotacji służyła pokryciu połowy opłaty podstawowej za zgłoszenie, co przykładowo oznacza 425 € na znak towarowy w przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego (w jednej klasie). W przypadku znaków zgłaszanych w Urzędzie Patentowym RP dofinansowanie obejmowało opłatę za zgłoszenie, za 10-letni okres ochronny, publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym oraz za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa. W przypadku wzorów przemysłowych zgłaszanych w UPRP dofinansowanie obejmowało opłatę za zgłoszenie wzoru, za pierwszy okres ochronny, za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa oraz za publikację o udzielonym prawie z rejestracji.
JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ DOFINANSOWANIE SME FUND 2023?
Decyzja o liczbie zgłoszonych znaków towarowych lub wzorów oraz o zasięgu terytorialnym ich ochrony jest uzależniona od strategii biznesowej przyjętej przez danego przedsiębiorcę. Jeśli przedsiębiorca operuje wyłącznie na terytorium jednego państwa, wystarczająca będzie ochrona na poziomie krajowym. W przypadku działalności gospodarczej na szerszą skalę konieczne może się okazać zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów w EUIPO lub w innych regionalnych urzędach ds. własności intelektualnej. Podejmując decyzję o zakresie ochrony swojego oznaczenia bądź wzoru kluczowe jest uwzględnienie nie tylko aktualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, ale i jego planów i przyszłej sytuacji na rynku.
Ilość środków dostępna w ramach Funduszu dla MŚP jest ograniczona. Dotacje na zgłoszenia będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nasza kancelaria pomaga również bezpłatnie przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach działań związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.
CO DALEJ Z DOFINANSOWANIEM SME FUND?
Pod koniec stycznia 2023 roku powinniśmy poznać wszystkie informacje związane z zasadami związanymi z zakresem i warunkami przyznawania dofinasowania.
Artykuł ten będziemy aktualizować na bieżąco.
Więcej informacji o SME Fund mogą Państwo również uzyskać na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund lub kontaktując się z nami (biuro@skubisz.pl).
MARTYNA DZIEKAN
APLIKANT RADCOWSKI
Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywała w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS oraz będąc członkinią Prezydium Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz prelegentką i współorganizatorką ogólnopolskich konferencji naukowych.
Działalność dystrybucyjna polegająca na napełnianiu i ponownym etykietowaniu butli (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-197/21 w sprawie Soda-Club (CO2) p. SodaStream International)
W powołanym wyroku Trybunał zajął stanowisko w kwestii ustalenia warunków, w których właściciel znaku towarowego, wprowadzający do obrotu w państwie członkowskim towary oznaczone tym znakiem towarowym i przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełnienia ma prawo sprzeciwić się na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 dalszemu obrotowi tymi towarami, w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który ponownie napełnił te towary i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na tych towarowych widoczny pierwotny znak towarowy.
Odwołując się do powołanych przepisów oraz wcześniejszego orzecznictwa, w szczególności wyroku w sprawie Viking (wyrok z 14.07.2011 r., w sprawie C-46/10) Trybunał wyraził pogląd, iż taka działalność jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż „między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze”. Ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, według Trybunału należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumenta o tych praktykach.
Trybunał w tym wyroku przesądził, iż towary wielokrotnego użytku mogą być nadal wykorzystywane w obrocie, w tym przypadku chodziło o butle na gaz (CO2). Z wywodów Trybunału wynika, iż towary już wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego po napełnianiu przez niezależny podmiot, mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Jednocześnie jednak Trybunał zastrzegł, że nie może to prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odnośnie do związków gospodarczych między właścicielem znaku towarowego a dystrybutorem. Trybunał przy ocenie możliwości powstania, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odwołuje się, jak już wskazano, do takich okoliczności jak wskazówki umieszczone na towarze i na jego nowej etykiecie, praktyk dotyczących dystrybucji danego towaru oraz poziomu wiedzy konsumentów dotyczących obrotu takimi towarami. Z wyroku wynika, iż Trybunał po raz kolejny odstępuje od koncepcji normatywnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwej prawu znaków towarowych i sięga do metody praktykowanej na tle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle teorii normatywnej zwanej również abstrakcyjną, dominującej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości jak również w orzecznictwie wielu państw członkowskich, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy ustalić kolejno następujące przesłanki tego niebezpieczeństwa: istnienie identyczności lub podobieństwa towarów i jego stopień, istnienie podobieństwa oznaczeń i jego stopień, rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego w obrocie i jego stopnie, wyjątkowo bierze się pod uwagę także inne okoliczności. Dopiero na podstawie tych okoliczności ustala się, czy przeciętny nabywca tych towarów, dobrze poinformowany, racjonalny oraz uważny, w zwykłych warunkach obrotu, może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem towarowym z określonego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą. Natomiast metodyka właściwa prawu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega na tym, iż sąd rozstrzygający spory o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z obszaru znaków towarowych ocenia niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności stanu faktycznego. Ta metoda jest określana niekiedy jako konkretna. Trybunał w dyskutowanym wyroku reprezentuje pogląd, iż przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dotyczącego towarów wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu pod znakiem towarowym, należy brać pod uwagę rozmaite wskazówki na towarze i etykiecie, jak również całokształt warunków dystrybucji tych towarów. Są to okoliczności zewnętrzne w stosunku do używania znaku towarowego.
Trybunał pozostawił natomiast bez jednoznacznej odpowiedzi pytanie, co do możliwości usuwania (zamazywania, zakrywania) dotychczasowego znaku towarowego przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu towar. Z jednej strony Trybunał odwołuje się do kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, co prowadzi do wniosku, iż taka możliwość powinna być dozwolona, skoro brak znaku (jego używania) wyłącza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony Trybunał zdaje się skłaniać do poglądu, iż istotne jest, aby nie maskować pochodzenia butli poprzez ponowne etykietowanie, a zatem zdaje się nie akceptować usuwania (zakrywania, zamalowywania) znaku towarowego. Można zatem twierdzić, iż według Trybunału, przy ponownym wykorzystaniu towarów wielokrotnego użytku, należy pozostawić widoczny pierwotny znak towarowy a zarazem podjąć działania, które wykluczają niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, na tle konkretnego stanu faktycznego, co do pochodzenia w zakresie związku pomiędzy przedsiębiorstwami. To musi powodować trudności w ustalaniu poglądu przeciętnego odbiorcy, którego opinia jest kluczowa przy kwalifikacji prawnej ponownego wykorzystania towarów wielokrotnego użytku. Sumując, komentowany wyrok Trybunału dotyczy konkretnego stanu faktycznego, ale prowadzi do nowych pytań, co niewątpliwie nie przyczynia się do jednoznacznego ustalenia sytuacji prawnej towarów wielokrotnego użytku wprowadzanych pierwotnie do obrotu pod znakiem towarowym przez uprawnionego z tytułu rejestracji.
Zdjęcie główne: grimmplatten \ pixabay.com
PROF. RYSZARD SKUBISZ
RZECZNIK PATENTOWY, RADCA PRAWNY
Profesor prawa, wykładowca uniwersytecki oraz autor wielu publikacji i książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa spółek i prawa europejskiego. Prowadząc praktykę prawną w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z prawa cywilnego, handlowego, europejskiego i własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu pozycji książkowych.
Ikonki jako znaki towarowe
Wraz z rozpowszechnieniem systemów operacyjnych zawierających graficzny interfejs użytkownika (tzw. GUI, ang. graphical user interface, np. Windows lub MacOS) przyzwyczajaliśmy się do obecności ikonek, które pozwalają nam uruchomić określoną funkcję w systemie (np. ikona napędu CD, ikona kosza). Umożliwiają one użytkownikowi odróżnienie formatów plików (ikona dokumentów DOC, ikona plików PDF czy ikona arkuszy kalkulacyjnych XLS), ale również pozwalają na uruchomienie aplikacji lub gry komputerowej. Początkowo niewielkie bitmapy o wymiarach 16x16 pikseli rozrosły się do większych, wyraźniejszych grafik, które pozwalają szybko odróżnić jedną aplikację od drugiej, tak aby nawet przy dużym bałaganie na pulpicie (biurku) można było odnaleźć tą jedną, której poszukujemy. Na podstawie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że na każdym komputerze, w ciągu chwili jestem w stanie znaleźć tarczę, która jest powiązana z grą komputerową Heroes of Might and Magic III - 
.
Od wielu lat jesteśmy zatem przyzwyczajani do ikonek. Oznaczenia te z czasem zaczęły pełnić funkcję odróżniającą towarów czy usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy (a dokładnie towarów lub usług oferowanych/reklamowanych przez różne aplikacje). Wraz ze wzrostem popularności mobilnych systemów operacyjnych i dostępnych w nich sklepów z aplikacjami i grami (Google Play, Microsoft Store, AppStore, Steam) wzrosła a rola ikonek. W przepastnych bazach sklepów z oprogramowaniem możemy bowiem znaleźć prawie 3 miliony pozycji do wyboru[1], które są odróżniane za pomocą dużych ikonek. Ikonki te zajmują więcej miejsca niż sama nazwa aplikacji. Co więcej ikonki zaczęły „żyć własnym życiem” ponieważ są także używane jako elementy odróżniające (wręcz loga) w przekazach reklamowych i marketingowych właścicieli aplikacji.
Dobry dobór ikony może wpływać na znacznie większą konwersję i rozpoznawalność aplikacji lub usługi. Badania wskazują, że dobra ikonka może zwiększyć częstość pobrania oprogramowania nawet o 560%[2]! Dodatkowo szersze wykorzystanie mediów społecznościowych w przestrzeni publicznej i obecność w wielu miejscach np. sygnetów logotypów Facebooka, Instagrama, Twittera, Google, Apple - stanowiących graficzne znaki towarowe - spowodowały wzrost znaczenia ikon jako oznaczeń, które należy chronić prawnie.
Źródło: https://www.otwarte.com.pl/pl/portfolio/goodie/
Źródło: https://www.facebook.com
DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ IKONĘ JAKO ZNAK TOWAROWY?
Dla większości osób znaki towarowe kojarzą się głównie z oznaczeniami słownymi lub słowno-graficznymi, które urzeczywistniają się w formie logotypów nakładanych na konkretne towary (opakowania tych towarów). Często logotypy te składają się z dwóch części – sygnetu (czyli charakterystycznej grafiki) oraz stylizowanego napisu. Należy jednak pamiętać, że znaki towarowe nie ograniczają się wyłącznie do tych dwóch rodzajów.
Źródło: https://www.nlogo.pl/wiedza/logo-logotyp-i-sygnet-na-czym-polegaja-roznice
Niewątpliwie dużą grupą oznaczeń są również znaki wyłącznie graficzne. Bardzo często będzie to po prostu sam sygnet logotypu, który w wielu przypadkach pełni właśnie również funkcję ikony, którą umieszcza się jako ikona strony internetowej czy jako obrazek wyróżniający w mediach społecznościowych. Wydaje się, że istotną rolą ikon jest bowiem zwiększenie rozpoznawalności i kojarzenia marki właśnie w świecie wirtualnym.
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/486860
Decydując się na rejestrację ikony jako znaku towarowego zyskujemy znaczącą przewagę konkurencyjną, bowiem dzięki rejestracji korzystamy z ochrony prawnej wobec podmiotów, które oznaczają lub chciałyby oznaczać identycznymi lub podobnymi grafikami swoje aplikacje i usługi. Ma to o tyle duże znaczenie, iż nawet jeżeli prowadzimy sprzedaż towarów lub usług niepowiązanych z oprogramowaniem komputerowym lub usługami internetowymi, to jednak w pewnej perspektywie czasowej konieczne stanie się zapewne stworzenie własnej aplikacji prezentującej naszą ofertę. Zwłaszcza w dobie coraz łatwiejszego tworzenia aplikacji mobilnych, gdzie za pomocą kilku kliknięć możemy przystosować naszą stronę internetową, aby pełniła funkcję aplikacji mobilnej (PWA – ang. Progressive Web Application), zaimplementowana na stronie ikonka pojawi się na urządzeniach mobilnych jako aplikacja mobilna.
Należy również pamiętać, że posiadając ikonkę zarejestrowaną jako znak towarowy znacznie szybciej będziemy mogli zablokować niechcianą aplikację, która próbuje się podszyć pod nasze oprogramowanie lub usługę. W szczególności dzięki formularzom do zgłaszania tego typu zdarzeń, które w sposób częściowo zautomatyzowany badają zasadność wniosku.
CO ZROBIĆ, ABY ZGŁOSIĆ IKONKĘ JAKO ZNAK TOWAROWY?
Procedura zgłoszenia ikony jako znaku towarowego jest identyczna, jak w przypadku innych oznaczeń (np. słownego znaku towarowego czy słowno-graficznego znaku towarowego).
Proces zgłoszenia ikonki jako znaku towarowego należy rozpocząć od przeprowadzenia badania na czystość, aby ustalić czy nikt inny w międzyczasie nie uzyskał prawa na identyczną lub podobną ikonę.
Jeżeli ikona nie została jeszcze przygotowana przez grafików, należy rozpocząć pracę nad jej formą graficzną. Na tym etapie najlepiej sprawdza się współpraca grafików oraz prawników z kancelarii prawno-patentowej wyspecjalizowanej w znakach towarowych, którzy mogą weryfikować na bieżąco czy dana propozycja spełnia wymogi prawne i jaką ma szansę na skuteczną rejestrację.
Podczas przygotowywania ikony, z myślą o docelowej rejestracji jako znaku towarowego należy szczególny nacisk położyć na stworzenie dystynktywnego elementu, który nie będzie opisowy. Należy również wybrać kolor, który wprost nie będzie kojarzyć się z innymi renomowanymi oznaczeniami, a przede wszystkim taki który nie będzie odnosił się do pozostałych oznaczeń (ikonek) wykorzystywanych w obrocie gospodarczym dla podobnych towarów czy usług. Bardzo często chęć rejestracji ikony jako znaku towarowego jest dobrym momentem na ewentualne odświeżenie identyfikacji wizualnej marki i przeprowadzenie liftingu marki lub wręcz rebrandingu.
PODSUMOWANIE
Niewątpliwie ikony stanowią obecnie istotny identyfikator marki, który pozwala na odróżnienie nie tylko samych aplikacji, ale również, towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług drugiego. Ikony towarzyszą nam w wielu sytuacjach i są coraz chętniej wykorzystywane zwłaszcza w marketingu, gdzie stanowią graficzną formę identyfikacji podmiotu. Można wręcz twierdzić, że jest to forma przyjemniejsza i łatwiejsza w komunikacji w porównaniu z długimi i ciężkimi do zapamiętania nazwami. Ogólny trend, gdzie zamiast wiadomości SMS wysyłamy głosówki lub korzystamy z emoji powoduje, że nieuchronną staje się konieczność uproszczenia również tej formy komunikacji i stworzenia rozpoznawalnych ikonek, za pomocą których marka będzie wyróżniać się na rynku. Przedsiębiorcy, którzy dostatecznie szybko tę zależność zauważą, zdobędą zapewne istotną przewagę konkurencyjną i wzmocnią ochronę oznaczeń używanych w obrocie.
[1] https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/
[2] https://splitmetrics.com/blog/good-app-store-conversion-rate/
Źrodło ikonki wpisu: https://pixabay.com
CEZARY ZAPAŁA
APLIKANT RZECZNIKOWSKI, ADMINISTRATOR PORTFOLIO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Aplikant rzecznikowski, administrator portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych Klientów Kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa rolnego. Uczestnik, prelegent oraz koordynator wielu konferencji oraz szkoleń. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.
Towary wirtualne i NFT – najnowsze wytyczne EUIPO dot. klasyfikacji
Kilka miesięcy temu na naszym blogu pisaliśmy o tym, jakie konsekwencje w sferze prawa znaków towarowych niesie za sobą pojawienie się tzw. „metaverse”, a więc wirtualnej rzeczywistości. Zastanawialiśmy się głównie nad tym, w jaki sposób urzędy dokonujące rejestracji znaków towarowych poradzą sobie z klasyfikacją towarów wirtualnych. I oto Urząd Własności Intelektualnej UE (EUIPO) odpowiedział nam na to pytanie.
Rozważania na temat klasyfikacji towarów wirtualnych takich jak wirtualne obuwie, wirtualne książki, wirtualne ubrania, były jednym z tematów konferencji organizowanej przez EUIPO w dniach 7-8 lipca 2022 – „IP Case Law Conference”, w której prawnicy z naszej Kancelarii mieli przyjemność uczestniczyć. Na jednym z paneli zostało przedstawione oficjalne i wyczekiwane stanowisko EUIPO w tej kwestii, zgodnie z którym towary wirtualne oraz NFT należy klasyfikować w klasie 9 Klasyfikacji nicejskiej, a więc w klasie obejmującej m. in. sprzęt komputerowy i elektroniczny. Usługi związane z dobrami wirtualnymi i NFT będą klasyfikowane zgodnie z dotychczas ustalonymi zasadami klasyfikacji usług. Stanowisko EUIPO ma zostać ujęte w najnowszym wydaniu „Wytycznych nt. znaków towarowych i wzorów”, które ma się ukazać w 2023 roku (obecnie jest na etapie konsultacji).
Wydanie przez EUIPO wstępnych wytycznych z pewnością ułatwi przedsiębiorcom zgłaszanie znaków towarowych, a urzędom rozpatrywanie podań, niemniej jednak nasuwa się pytanie, czy taki sposób klasyfikacji jest wystarczający? Co więcej, czy zasadne jest w ogóle zgłaszanie znaków dla towarów wirtualnych? Zacznijmy może od pytania drugiego.
Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy dokonują rejestracji swoich oznaczeń głównie celem zapewnienia sobie wyłączności korzystania z danego znaku towarowego. Dla konkretnego towaru lub usługi. W przypadku dokonania zgłoszenia znaku podobnego lub identycznego z oznaczeniem chronionym, jego właściciel (przedsiębiorca) powinien złożyć sprzeciw i uniemożliwić rejestrację kolidującego znaku (bądź wniosek o unieważnienie, jeśli kolidujący znak został już zarejestrowany). Opierając sprzeciw na tzw. niebezpieczeństwie wprowadzenia konsumenta w błąd lub na naruszeniu renomy wcześniejszego znaku towarowego, wnoszący sprzeciw musi wykazać, że została spełniona przesłanka podobieństwa towarów i/lub usług ujętych w wykazach porównywanych oznaczeń.
Dokonując porównania towarów i usług bierze się pod uwagę kryteria takie jak charakter, przeznaczenie, sposób użycia, charakter uzupełniający, charakter konkurencyjny, sieć dystrybucji, właściwy krąg odbiorców, typowe pochodzenie (producent/usługodawca)[1]. Uwzględnia się również okoliczność, czy dany towar zawiera się w ogólnej kategorii, jaką jest drugi towar np. „czekolada” będzie identyczna z „wyrobami cukierniczymi”, gdyż czekolada jest przykładem wyrobu cukierniczego. Tak samo „obuwie” i „buty sportowe”. Pojawia się natomiast wątpliwość, co w przypadku towarów wirtualnych? Można by analogicznie przyjąć, że „buty wirtualne” są co najmniej podobne do „butów” rozumianych jako buty i wirtualne i rzeczywiste. Wtedy nie byłoby konieczności zgłaszania towarów wirtualnych w klasie 9 (co wiąże się z dodatkowymi kosztami, gdyż opłata za zgłoszenie jest uzależniona od liczby klas). Z kolei, gdyby przyjąć, że buty dotychczas ujęte w klasie 25 rozumiane są jako „buty rzeczywiste”, to należy się zastanowić, jaki stopień podobieństwa (i czy w ogóle) występuje między towarami wirtualnymi i rzeczywistymi? Pomocne mogą się okazać wspomniane wyżej kryteria dokonywania oceny podobieństwa.
Zacznijmy od kryterium typowego pochodzenia. Nie tak dawno Nike – znany na świecie producent obuwia sportowego, sprzedał po raz pierwszy wirtualne sneakersy w postaci NFT. Pokazuje to, że bez wątpienia częstym przypadkiem będzie oferowanie towarów rzeczywistych jak i ich odpowiedników wirtualnych przez tych samych przedsiębiorców. Stosując to kryterium najpewniej dojdziemy do wniosku, że między przeciwstawianymi towarami zachodzi stosunek podobieństwa.
Trudności pojawiają się przy kolejnych kryteriach, kiedy wnioski nie są tak ewidentne. Oceniając charakter towaru, jego przeznaczenie czy sposób użycia można wywieść, że to podobieństwo nie jest już takie oczywiste, bowiem, bazując dalej na przykładzie butów, zarówno buty wirtualne jak i rzeczywiste służą ubraniu się, jednak raz ubraniu osoby a raz jej awatara (postaci wirtualnej). Czy przeznaczenie i sposób użycia jest więc tożsamy? Zdania mogą być podzielone. Co do charakteru, wspólnym mianownikiem porównywanych dóbr jest niewątpliwie to, iż w obydwu przypadkach są to „buty”. Kierując się dotychczas wypracowaną praktyką, można by uznać, że charakter przemawia za podobieństwem tych towarów. Jednakże można również przyjąć, że właściwością butów wirtualnych jest ich nierzeczywisty charakter a butów rzeczywistych ich namacalność. Wtedy wnioski będą odmienne. Na obecnym etapie trudno powiedzieć, jaki kierunek przyjmie orzecznictwo.
Zastosowanie kryterium sieci dystrybucji będzie raczej przemawiać za brakiem podobieństwa przeciwstawianych towarów, gdyż inaczej będą oferowane buty rzeczywiste – w sklepie stacjonarnym czy online, a inaczej wirtualne – w świecie Metaverse. Należy jednak pamiętać, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów i usług, nie jest konieczne wykazanie podobieństwa z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych kryteriów.
Praktyka urzędów ds. własności intelektualnej pokaże w najbliższym czasie, w jakim kierunku pójdzie dokonywanie oceny podobieństwa towarów wirtualnych i tych dotychczas ujętych w rejestrach oraz, czy na potrzeby klasyfikacji towarów wirtualnych powstanie nowa klasa towarów i usług. Do tego czasu wszelkie towary wirtualne, zgodnie z wytycznymi EUIPO, należy klasyfikować w klasie 9 Klasyfikacji nicejskiej.
Link do oficjalnego komunikatu EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse
ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.
Znaki towarowe w Metaverse - zgłaszanie znaków towarowych dla wirtualnych towarów i usług
W ostatnich tygodniach słowo (koncept) „metaverse” stało się tematem naszych codziennych konwersacji. Dzięki Markowi Zuckerbergowi również mniej techniczne osoby zainteresowały się tym, jaka jest wizja świata twórcy najpopularniejszego serwisu społecznościowego [1], który niewątpliwie tworzy naszą przyszłość. I my jako specjaliści z własności intelektualnej rozważamy, jak to wpłynie na naszych Klientów, w szczególności na zgłaszanie nowych znaków towarowych.
CZYM JEST METAVERSE?
Metaverse to połączenie dwóch słów: „meta-” i „universe”, co możemy tłumaczyć jako „wykraczający poza wszechświat”. W praktyce „metaverse” sprowadza się do prowadzenia życia w świecie wirtualnym, stworzonym na nowo.
Koncepcja metaverse opiera się zatem na podejmowaniu tych samych czynności znanych ze świata rzeczywistego, ale w wirtualnej przestrzeni (symulacji). W świecie wirtualnym będziemy mogli stworzyć siebie na nowo tworząc swojego awatara oraz otaczający nas wirtualny świat. Począwszy od tworzenia swojego miejsca bytowania, miejsca prowadzenia interesów (które pozwalają na transfer środków pieniężnych w relacji świat rzeczywisty świat wirtualny), uczenia się, ale i podejmowania działań, których nie bylibyśmy w stanie zrealizować w realnym świecie (np. walka w kosmosie lub na polu bitwy, jazda szybkimi i drogimi samochodami). W ramach jednego wirtualnego świata możliwe jest tworzenie innych wirtualnych światów, które mogą się ze sobą komunikować lub stanowić odrębną przestrzeń.
Koncepcja stworzenia drugiego świata, zupełnie wirtualnego, który byłby obecny obok rzeczywistego nie jest nowa. Już w 2003 roku powstała gra (usługa) Second Life, która choć działa do teraz, to gromadzi poniżej 1 miliona użytkowników [2]. Second Life jest jednak bliżej do gry komputerowej z elementami społecznościowymi, niż do „pełnego” metaverse.
Na temat plusów i minusów „metaverse” przygotowano już liczne materiały filmowe i artykuły zarówno publicystyczne jak i naukowe. Do najpopularniejszych materiałów ogólnodostępnych należą liczne odcinki serialu „Black Mirror” odnoszące się do życia w wirtualnym świecie i relacji między światem rzeczywistym a wirtualnym, film „Gamer” czy „Avatar” oraz produkcje amatorskie.
Koncepcja metaverse straciła jednak w ostatnich latach na popularności. Mimo pojawienia się urządzeń VR-owych takich jak Ouclus Rift/Quest czy HTC Vive, które pozwalają nam doświadczyć rozrywki odcinając się od świata rzeczywistego, to nadal nie stanowią one podstawowego wyposażenia w każdym domu (łącznie na świecie sprzedano do tej pory około 16.5 miliona urządzeń [3]). Mimo to, w ostatnich tygodniach słowo „Metaverse” pojawiło się na ustach wielu ludzi i zelektryzowało opinię publiczną. Ogłoszenie przez Marka Zuckerberga - twórcy Facebooka, komunikatu, w którym przedstawia zmianę nazwy swojej spółki z Facebook Inc. na Meta Platforms Inc. i wizji, która się za tą zmianą kryje, pozwoliła znów zwrócić uwagę na świat 2.0. Celem nowej spółki jest bowiem stworzenie „nowej wersji internetu”, który ma łączyć ze sobą wirtualną rzeczywistość i rozbudowane technologie rozszerzonej rzeczywistości.
Za pomocą różnych usług, oprogramowania i sprzętu (nad którym pracuje przejęty kilka lat temu przez Facebooka zespół Oculus) użytkownicy będą mogli komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w świecie wirtualnym, który nie będzie tylko „okienkiem” z czatem na Messengerze. Komunikacja ma mieć zupełnie nową formę wykraczającą poza to, co znamy do tej pory. Dzięki współpracy wielu spółek ma to być faktycznie nowy świat w nowej rzeczywistości, który docelowo ma funkcjonować równocześnie z światem rzeczywistym. Co istotne, metaverse przygotowany przez spółkę Marka Zuckerberga nie będzie jedyną wirtualną rzeczywistością dostępną dla użytkowników, bowiem o planach przygotowania własnego metaverse poinformował również Microsoft [4].
ZNAKI TOWAROWE W ŚWIECIE WIRTUALNYM
Co ma jednak wspólnego metaverse ze znakami towarowymi? Oczywiście bardzo wiele. Jeżeli założymy, że w świecie metaverse będziemy podejmowali te same czynności co w świecie realnym, to będziemy nosili ubrania, kupowali wirtualne jedzenie, jeździli wirtualnymi samochodami czy korzystali z usług fryzjera, lekarza, itd. Zatem wszystkie te towary jak i usługi będą mogły być oznaczane co do ich pochodzenia.
DLA PRZYPOMNIENIA
Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.
Znaki będą spełniały te same funkcje jakie znaki towarowe spełniają na rynku rzeczywistym. Koniecznym wydaje się zatem ochrona znaków towarowych na tej nowej przestrzeni.
Jedną z pierwszych spółek, która w dość medialny sposób pokazała, że metaverse należy potraktować serio jest Nike. Nike zgłosi do USPTO (United States Patent and Trademark Office) nowy znak towarowy (nr 97095944) dla następujących towarów i usług:
Klasa 9: Dobra wirtualne do pobrania, mianowicie programy komputerowe przedstawiające obuwie, odzież, nakrycia głowy, okulary, torby, torby sportowe, plecaki, sprzęt sportowy, sztukę, zabawki i akcesoria do użytku online i w wirtualnych światach online;
Klasa 35: Usługi sklepów detalicznych z towarami wirtualnymi, tj. obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, okularami, torbami sportowymi, plecakami, sprzętem sportowym, dziełami sztuki, zabawkami i akcesoriami do użytku w Internecie; usługi sklepów detalicznych on-line z towarami wirtualnymi, tj. obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, okularami, torbami, torbami sportowymi, plecakami, sprzętem sportowym, dziełami sztuki, zabawkami i akcesoriami;
Klasa 41: Usługi rozrywkowe, a mianowicie dostarczanie on-line, nie do pobrania, wirtualnego obuwia, odzieży, nakryć głowy, okularów, toreb, toreb sportowych, plecaków, sprzętu sportowego, sztuki, zabawek i akcesoriów do użytku w środowiskach wirtualnych.
Należy się spodziewać, że w ślad za Nike, również inni uprawnieni do znaków towarowych będą dążyć do zgłaszania nowych znaków towarowych obejmujących ochroną również dobra wirtualne (taką zapowiedź wystosowała m.in. Balenciaga). W konsekwencji konieczne będzie wypracowanie przez właściwe urzędy ds. znaków towarowych praktyki co do klas, w których należy zgłaszać towary wirtualne.
DLA PRZYPOMNIENIA
Każdy znak towarowy zgłaszany jest dla wybranych klas zgodnie z klasyfikacją nicejską. Wyznaczają one zakres ochrony jaka przysługuje konkretnemu znakowi towarowemu. Aktualnie mamy 45 klas (34 klasy dotyczą towarów, a 11 klas dotyczy usług). Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą. Na przykład nagłówek klasy nr 25 to: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy", a nagłówek klasy nr 15 to „Instrumenty muzyczne".
Nike zdecydował się zgłosić towary w klasie 9, 35 i 41. W przypadku klas usługowych (35 i 41) nie można mieć żadnych wątpliwości. Jednakże, czy zaklasyfikowanie wszystkich towarów sprzedawanych w sposób wirtualny wyłącznie w klasie 9 będzie właściwe? Czy może patrząc w przyszłość bardziej właściwym będzie zgłaszanie znaków towarowych w klasach dedykowanych produktom rzeczywistym, ale z uzupełnieniem informacji, iż chodzi o towary wirtualne? Czy też być może konieczne będzie stworzenie nowych klas dedykowanych towarom wirtualnym?
Aktualnie praktyka wskazuje na zgłaszanie znaków towarowych dla towarów wirtualnych w klasie 9. Oprócz Nike możemy znaleźć również inne oznaczenia, które zostały zarejestrowane w klasie 9 dla tego typu dóbr.
Dla przykładu warto wspomnieć tutaj o kilku unijnych znakach towarowych, takich jak „Marilyn Monroe” (EUTM 014504237), który został zarejestrowany dla m.in. „Towarów konsumenckich do użytku w wirtualnych światach online”; „SAYDUCK” (EUTM 012356218) zarejestrowany dla m.in. „Towary wirtualne do pobrania stosowane w wirtualnych aplikacjach online”, czy „RUMBLE” (EUTM 010805208) zarejestrowany dla m.in. „Produktów wirtualnych do pobrania, mianowicie programów komputerowych obejmujących żywność, odzież, dobra konsumenckie, karty do wymiany, karty upominkowe, sprzęt, materiały, pojazdy, broń, zdrowie, moce, gości, energię, postaci i walutę, do użytku w wirtualnych światach online”.
Jednakże z czasem, gdy pojawi się większa ilość znaków towarowych z ochroną obejmującą towary wirtualne, które wszystkie będą zarejestrowane w klasie 9, może się okazać, że badanie na czystość oznaczeń będzie mocno utrudnione, a sama klasa 9 stanie się niejako „śmietnikiem” i będzie obejmować już nie tylko oprogramowanie komputerowe, ale wszystko, co związane z wirtualną rzeczywistością, która jak to podkreślam ponownie, będzie działać równocześnie ze światem realnym, tuż obok niego i na podobnych zasadach.
Zgłaszanie znaków towarowych dla świata „metaverse” będzie zatem wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorców, urzędów jak i specjalistów w tej dziedzinie. Rozwiązań jest kilka i tylko zrozumienie świata metaverse oraz wiedza z zakresu prawa znaków towarowych pozwoli na skuteczną ochronę interesów przedsiębiorców wkraczających w świat metaverse.
[1] https://www.newsweek.com/15-most-popular-social-media-sites-facebook-tiktok-whatsapp-1627665
[2] https://qrcaviews.org/2020/11/10/taking-a-second-look-at-second-life/
[3] https://www.statista.com/statistics/677096/vr-headsets-worldwide/
[4] https://www.dobreprogramy.pl/microsoft-tez-chce-stworzyc-metaverse-teams-zyska-awatary-3d,6701154265987584a
CEZARY ZAPAŁA
APLIKANT RZECZNIKOWSKI, ADMINISTRATOR PORTFOLIO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Aplikant rzecznikowski, administrator portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych Klientów Kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa rolnego. Uczestnik, prelegent oraz koordynator wielu konferencji oraz szkoleń. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.
EWA JAROSZYŃSKA-KOZŁOWSKA
RADCA PRAWNY
Kieruje pracą zespołu prawników w biurze warszawskim Kancelarii. Specjalizuje się w prawie znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe, trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu. Reprezentuje Klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Sądem Unii Europejskiej.
Wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie „MONSTER” (sprawy połączone T-758/20 i T-759/20) – czy napój energetyczny o smaku kawy jest podobny do kawy?
Napój energetyczny o smaku kawy i napój na bazie kawy to dwa różne towary. Przekonał się o tym producent znanego napoju energetycznego o nazwie „Monster”. Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawach połączonych T-758/20 i T-759/20 orzekł, że właściciel znaków towarowych „MONSTER” EUTM 9492158 i „MONSTER ENERGY” EUTM 9500448 nie wykazał używania tych oznaczeń dla towarów w postaci napojów na bazie kawy. Sąd podtrzymał stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na te oznaczenia w klasie 30.
Jak pisaliśmy już w artykule o obowiązkach właściciela znaku, jednym ze skutków nieużywania znaku towarowego dla towarów i usług, dla których zarejestrowany jest ten znak, może być jego wygaszenie. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego odbywa się na wniosek. Wniosek taki może złożyć przykładowo konkurent, któremu zależy na zawężeniu bądź pozbawieniu ochrony znaku towarowego innego przedsiębiorcy. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.
Tło sprawy
Decyzjami z dnia 22 i 23 października 2019 roku (odpowiednio dla dwóch znaków) wydanymi na wniosek Frito-Lay Trading Company GmbH, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdził wygaśnięcie praw ochronnych na znaki towarowe „MONSTER” EUTM 9492158 i „MONSTER ENERGY” EUTM 9500448 w zakresie towarów w klasie 30, a więc:
Klasa 30: Napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko, ujęte w klasie 30.
Urząd uznał, iż materiał dowodowy przedstawiony przez uprawnionego dowodzi jedynie używaniu spornych znaków do oznaczania napojów energetycznych, w tym napojów o smaku kawy, jednak nie odnosi się do używania oznaczeń dla napojów na bazie kawy. Decyzje te zostały utrzymane w mocy przez Izbę Odwoławczą (uprawniony złożył odwołania). Izba wskazała, że kluczowe jest rozróżnienie towarów w postaci napojów energetycznych sklasyfikowanych w klasie 32 oraz napojów na bazie kawy (bez względy na zawartość mleka) przyporządkowanych do klasy 30. Skład produktu w postaci „X-presso Monster” jednoznacznie w ocenie Izby wskazywał na to, iż jest to napój energetyczny a nie kawa. Oceny tej nie zmienił też fakt, że kawowe napoje Monster zawierają 1,3% ekstraktu z kawy. W rozumieniu Urzędu i również Izby, napój na bazie kawy powstaje w wyniku parzenia, a sama zawartość ekstraktu kawy czy kofeiny nie przesądza o tym, że dany napój jest produktem na bazie kawy. Z kolei napis umieszczony na puszce: „coffee energy” (tłum. energia kawy) informuje konsumenta o smaku napoju a nie o faktycznej zawartości kawy (której w składzie nie znajdziemy).
Wyrok Sądu Unii Europejskiej
Sąd UE powtórzył i poszerzył argumentację przedstawioną przez EUIPO i Izbę Odwoławczą w ich orzeczeniach. W pierwszej kolejności podkreślił, że dokonując wyboru towarów i usług, dla których zgłaszany jest dany znak towarowy, należy wziąć pod uwagę funkcję i cel wprowadzanego produktu. Skład napojów Monster wskazuje na to, iż ich nadrzędnym celem jest działanie pobudzające:
„Z zaskarżonych decyzji wynika również, że towary „x-presso monster” są napojami energetycznymi z klasy 32, a mianowicie napojami energetycznymi o smaku kawy, których rzeczywista funkcja lub cel polega na dodawaniu energii (…)”
W konsekwencji uznanie tych produktów za kawę byłoby sprzeczne z ich funkcją i przeznaczeniem. Napoje energetyczne o smaku kawy są więc kategorią rozłączną z napojami na bazie kawy.
Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to zasadą, że jeden produkt nie może mieścić się w dwóch i więcej klasach klasyfikacji nicejskiej. Uprawniony do spornych znaków powoływał się chociażby na przypadek zegarów zawierających radioodbiorniki, które są jednocześnie zegarami, jak i radiami, a więc towarami sklasyfikowanymi w dwóch różnych klasach. Jest to przykład tzw. „wielozadaniowego przedmiotu złożonego”. Używanie znaku towarowego do oznaczania takiego przedmiotu dowodzi używania zarówno dla zegarów, jak i dla radioodbiorników.
Niemniej jednak w tej konkretnej sprawie taka interpretacja nie byłaby możliwa do zastosowania, gdyż napój energetyczny nie może być produktem złożonym:
„Wielofunkcyjne przedmioty złożone to towary, które są sprzedawane jako całość, ale w których każdy ze składników ma niezależną i odrębną wartość rynkową i może być sprzedawany bez innego konkretnego składnika, który jest z nim sprzedawany. Natomiast napoje w puszkach skarżącej stanowią nierozdzielny jednorodny produkt, który spełnia jedną główną funkcję (…)”
Nie ulega wątpliwości, że trudno byłoby wyodrębnić z napoju energetycznego kawę. Napój, który jest jedynie „doprawiany kawą”, a nie jest „na bazie kawy”, należy zatem do klasy 32, a nie do klasy 30.
Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego wyroku? Zgłaszając znak towarowy do rejestracji trzeba możliwie szczegółowo i precyzyjnie tworzyć wykaz towarów i usług tak, by w przyszłości nie narazić się na zarzut nieużywania oznaczenia dla zgłoszonych towarów i usług. Jeśli produkujesz dżem pomarańczowy to nie wykażesz używania znaku dla pomarańczy. Jeśli oferujesz napoje smakowe, to nie wykażesz używania znaku towarowego dla smaku (owocu, czekolady czy kawy).
ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.
Czy Izba Odwoławcza EUIPO może orzec żądanie, jeśli z urzędu stwierdzi naruszenie istotnych wymogów proceduralnych przez organ I instancji?
W postępowaniach inter partes, stosownie do art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 2018/625 izba odwoławcza EUIPO jest zobowiązana do badania z urzędu zarzutów dotyczących kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych. Do tych wymogów zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego.
Czy jednak izba odwoławcza może w sytuacji stwierdzenia takiego naruszenia zmienić żądanie sformułowane przez skarżącego we wniesionym odwołaniu? Innymi słowy, czy izba odwoławcza może, powołując się na konieczność usunięcia naruszenia prawa stwierdzonego z urzędu, uchylić akt, co do którego stwierdzi naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, które nie zostało podniesione przez strony, jeśli takie działanie izby wykraczałoby ponad prawidłowo przedstawione żądanie strony?
Odpowiedź na to pytanie udzielił Sąd UE w wyr. z 13 października 2021 r. w sprawie T-712/20. Spór toczył się między Škoda Investment a.s. z siedzibą w Pilznie a Škoda Auto a.s., z siedzibą w Mladá Boleslav. Sprawa skomplikowała się bardziej, ponieważ obydwa przeciwstawione unijne znaki towarowe miały zastrzeżone pierwszeństwo innych, krajowych znaków towarowych.
Škoda Auto zgłosiła 26 listopada 2018 do rejestracji graficzny unijny znak towarowy 
dla bardzo wielu towarów z klas 9, 12,36-39 Klasyfikacji Nicejskiej, z zastrzeżeniem pierwszeństwa zgłoszenia libańskiego znaku towarowego z 30 maja 2018 r.
Sprzeciw wobec tego zgłoszenia wniosła Škoda Investment. Opierał się on na zgłoszeniu unijnego znaku towarowego dokonanego 27 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem pierwszeństwa zgłoszenia czeskiego znaku towarowego, dokonanego 24 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia te również odnosiły się do towarów i usług należących do klas 9, 12, 36-39 i dotyczyły następującego oznaczenia graficznego 
.
W sprzeciwie powołano się na podwójną identyczność i niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Wydział sprzeciwów nie rozpoznał jednak sprzeciwu merytorycznie, ponieważ uznał go za niedopuszczalny. Stwierdził bowiem, że zgłoszenie libańskiego znaku (30 maja 2018 r.), według którego zastrzeżono pierwszeństwo zgłoszonego przez Škoda Auto unijnego znaku towarowego, jest wcześniejsze od pierwszeństwa czeskiego znaku, które zastrzeżono dla unijnego znaku towarowego, na którym oparto sprzeciw (24 sierpnia 2018 r.). Jak wiadomo, nie można jako podstawy sprzeciwu wskazywać znaku późniejszego, jak de facto uczyniła to Škoda Investment. Zawsze musi być to znak wcześniejszy.
Wydział sprzeciwów rozważył jednak sprawę nie dość uważnie. O ile relacja dat zgłoszenia przedmiotowych znaków towarowych została dostrzeżona prawidłowo, o tyle w unijnym znaku towarowym, na którym oparto sprzeciw i w czeskim znaku, według którego zastrzeżono pierwszeństwo tego unijnego znaku, nie zachodziła tożsamość towarów i usług, jak wymaga tego art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. Zwróciła na to uwagę Škoda Investment wnosząc stosowne odwołanie. Ściśle biorąc „sprzęt informatyczny; sprzęt nawigacyjny, sterowniczy, do śledzenia, nakierowywania i kartograficzny; oprogramowanie nawigacyjne”, należące do klasy 9, „elektroniczne przesyłanie danych, świadczenie elektronicznych usług komunikacyjnych”, należące do klasy 38, oraz „organizowanie podróży; organizowanie transportu”, należące do klasy 39, nie były ani identyczne z towarami i usługami wskazanymi w zgłoszeniu libańskiego znaku towarowego, ani nimi objęte. Znak unijny nie mógł zatem korzystać z pierwszeństwa wcześniej zgłoszonego znaku libańskiego (30 maja 2018 r.), a jedynie z pierwszeństwa wynikającego ze „standardowego” zgłoszenia znaku unijnego (26 listopada 2018 r.). Tym samym, w stosunku do ww. towarów, znak, na którym oparto sprzeciw, z pierwszeństwem zastrzeżonym wg. znaku czeskiego (24 sierpnia 2018 r.) był wcześniejszy. Škoda Investment dostrzegając ten mankament decyzji Wydziału Sprzeciwów wniosła jednak w uzasadnieniu sprzeciwu tylko o częściowe uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim dotyczyła ona tylko tych towarów i usług.
Izba odwoławcza EUIPO, zgodnie z tym wnioskiem, jedynie częściowo uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim odrzucił on sprzeciw jako niedopuszczalny dla wymienionych powyżej towarów i usług należących do klas 9, 38 i 39 i przekazała sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do merytorycznego rozpoznania w zakresie tych towarów i usług.
W międzyczasie wnosząca odwołanie, czyli Škoda Investment, zorientowała się, że decyzja Wydziału Sprzeciwów jest niezgodna z prawem. Co więcej, narusza istotne wymogi proceduralne, a to powinno prowadzić do stwierdzenia całkowitej nieważności tej decyzji. Izba odwoławcza powinna nawet tego rodzaju zarzut uwzględnić z urzędu.
Škoda Investment ma jednak rację jedynie częściowo. Prawdą jest, że w postępowaniach inter partes izba odwoławcza powinna, zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 2018/625, zbadać z urzędu zarzuty dotyczące kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych. Do tych wymogów zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, tak jak w niniejszej sprawie. Izba odwoławcza nie może jednak, nawet przy tego rodzaju naruszeniu, wydać rozstrzygnięcia wykraczającego poza przedmiot wniesionego do niej odwołania. Może zatem uchylić taką decyzję jedynie w granicach żądań sformułowanych przez Škoda Investment. Spółka ta natomiast ograniczyła swoje odwołanie jedynie do towarów, jakie nie pokrywały się jeśli chodzi o znak libański, według którego zastrzeżono pierwszeństwo zgłoszonego znaku unijnego, z tym unijnym znakiem. Sąd UE w przedmiotowym wyroku potwierdził wyraźnie, że izba odwoławcza nie mogła uchylić decyzji Wydziału Sprzeciwów w szerszym zakresie, ponieważ skutkowałoby to tym, że orzekałaby poza zakresem przedmiot sporu, który określiła sama skarżąca.
Sama kompetencja do zbadania z urzędu zarzutu naruszenia istotnych wymogów proceduralnych nie oznacza bowiem, że izba odwoławcza ma również kompetencje do wykraczania ponad prawidłowo przedstawione żądania. Należy rozróżnić zarzuty od żądań zawartych w odwołaniu. To żądania zawarte w odwołaniu wyznaczają granicę rozpoznania sprawy, mimo że zarzuty stanowią niezbędną podstawę tych żądań.
Podsumowując, po pierwsze, badanie zasadności odwołania przez izbę odwoławczą ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.
Po drugie, reguła ta nie ma zastosowania w odniesieniu do kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych, do których zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego.
Po trzecie, jak podkreślił Sąd UE w niniejszej sprawie, izba odwoławcza nie może w żadnym wypadku, nawet jeśli stwierdzi naruszenie, o którym mowa w akapicie powyżej, orzec w zakresie wykraczającym ponad żądanie przez stronę wnoszącą odwołanie.
Warto zatem pamiętać, że istotne błędy proceduralne izba odwoławcza musi uwzględniać z urzędu. Škoda Investment, w opisanej sprawie, uniemożliwiła jednak izbie odwoławczej uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów w całości. Wniosła bowiem jedynie o częściowe uchylenie decyzji. Izba Odwoławcza była tym wnioskiem związana i nie mogła orzec szerzej, niż de facto chciała tego skarżąca.
TOMASZ DRAB
RADCA PRAWNY
Radca prawny i asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS. Specjalista z zakresu prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych oraz prawa UE. Prowadzi postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi, a także postępowania o udzielenie i utrzymanie praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
BIURO W LUBLINIE
ul. Piastowska 31
20-610 Lublin
tel.: +48 81 524 56 50
e-mail: biuro@skubisz.pl