Licencja jest jednym ze sposobów poprzez które uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy upoważnia inny podmiot do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Co jednak w przypadku, gdy uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy jest kilku, a nie ma między nimi jednomyślności co do udzielenia lub wypowiedzenia licencji na znak towarowy? Kwestia ta, zarówno w przypadku znaku unijnego jak i krajowego, została omówiona w wyroku Trybunału Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie C686/21 VW przeciwko SW CQ ET i Legea SRL.

TŁO SPRAWY

VW, SW, CQ i ET są współwłaścicielami, w równych częściach, krajowego znaku towarowego i unijnego znaku towarowego LEGEA, zarejestrowanych dla artykułów sportowych. W 1993 r. wskazane podmioty udzieliły spółce Legea na czas nieokreślony nieodpłatnej wyłącznej licencji na używanie znaków towarowych.  Pod koniec 2006 r. VW sprzeciwił się dalszemu obowiązywaniu tej umowy licencyjnej. W dniu 16 listopada 2009 r. spółka Legea wniosła przeciwko VW do Tribunale di Napoli (sądu w Neapolu, Włochy) powództwo o unieważnienie praw do zarejestrowanych przez VW znaków towarowych zawierających oznaczenie „Legea”. Z kolei VW w drodze powództwa wzajemnego wniósł, po pierwsze, o unieważnienie praw do znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Legea, a po drugie, o stwierdzenie niezgodnego z prawem używania spornych znaków towarowych przez tę spółkę. W pierwszej instancji Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) orzekł, że do dnia 31 grudnia 2006 r. spółka Legea, działając za zgodą wszystkich współwłaścicieli, używała spornych znaków towarowych zgodnie z prawem. Sąd ten uznał natomiast, że po tej dacie ze względu na sprzeciw VW wobec dalszego obowiązywania umowy licencyjnej używanie to stało się niezgodne z prawem. W postępowaniu drugiej instancji wyrok został częściowo zmieniony, a Sąd apelacyjny uznał że jednomyślność współwłaścicieli nie jest wymagana do udzielenia osobie trzeciej licencji na znak towarowy, a wola trzech z czterech współwłaścicieli spornych znaków towarowych wystarczyła do dalszego obowiązywania umowy licencyjnej. Sąd kasacyjny, wobec którego złożono skargę na wyrok Sądu apelacyjnego wskazując na art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/100, wyraził wątpliwości co do zasad indywidualnego wykonywania prawa wyłącznego przysługującego współwłaścicielom znaku towarowego w świetle przepisów prawa Unii i w związku z czym zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym[1]: „Czy przepisy prawa Unii [zawarte w art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim przewidują prawo wyłączne przysługujące właścicielowi unijnego znaku towarowego i jednocześnie możliwość, że współwłasność będzie przysługiwać kilku osobom proporcjonalnie, oznaczają, że decyzja o przyznaniu osobom trzecim prawa do wyłącznego używania wspólnego znaku towarowego nieodpłatnie i na czas nieokreślony może zostać podjęta przez większość współwłaścicieli, czy też wymaga ona jednomyślnej zgody?”.

ZAGADNIENIE PRAWNE

Trybunał Sprawiedliwości, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd odsyłający, wskazał jako podstawę prawną artykuły 9 i 22 rozporządzenia 40/94 oraz art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104, z uwagi na datę wystąpienia okoliczności faktycznych w sporze przed sądem krajowym. Obecnie, artykuły te odpowiadają przepisom zawartym odpowiednio w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 dyrektywy 2015/2436. Tak więc, omawiany wyrok Trybunału Sprawiedliwości, pomimo tego, że oparty był na przepisach, które obecnie już nie obowiązują, może być stosowany przy tożsamym stanie faktycznym, z tą różnicą, że należy wskazać obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia 2017/1001 oraz dyrektywy 2015/2436.

W przytoczonym wcześniej pytaniu prejudycjalnym można wyłonić dwie kwestie:

A)     Jak należy interpretować pierwszą dyrektywę 89/104 i rozporządzenie 40/94 w przypadku udzielenia lub wypowiedzenia przez współwłaścicieli licencji na używanie wobec znaku krajowego

B)     W jaki sposób wskazane powyżej przepisy regulują wykonywanie prawa do decydowania o udzieleniu licencji lub jej wypowiedzeniu przez współwłaścicieli wobec znaku unijnego

Co do pierwszej kwestii, Trybunał wskazał, że pierwsza dyrektywa 89/104, pomimo tego że nie reguluje współwłasności krajowego znaku towarowego, nie wskazuje jednak na to, że taki znak nie może zostać objęty współwłasnością, a samo określenie sposobów wykonywania przez współwłaścicieli praw wynikających ze znaku towarowego powinno być regulowane prawem krajowym. Oznacza to więc, że prawo do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na używanie znaku przy współwłasności praw do znaku towarowego, powinno zostać określone przepisami krajowymi. Jak wskazuje Trybunał, pierwsza dyrektywa 89/104 ma za zadanie zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich jedynie w taki sposób, aby zniwelować różnice mogące przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i usług. Wynika z tego, że pewne kwestie, tak jak poruszona w tym wyroku kwestia wymogu jednomyślności lub też zgody większości współwłaścicieli przy udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego lub jej wypowiadaniu, regulowane są przepisami prawa krajowego.

W przypadku znaku Unijnego, Trybunał podkreśla, że brak jest przepisu regulującego zasady wykonywania przez współwłaścicieli takiego znaku wynikających z niego praw, w tym również prawa do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na jego używanie. Wobec tego, w przypadku braku odpowiednich przepisów regulujących prawa wynikające ze znaku unijnego zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym powinien mieć art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001), który wskazuje, że unijny znak towarowy jako przedmiot własności jest traktowany jako krajowy znak towarowy, zarejestrowany w państwie członkowskim. Państwo członkowskie, którego prawo regulować będzie konkretne postępowanie określane jest zgodnie z zasadami z przytoczonego artykułu. Oznacza to, że przy rozpatrywaniu czy licencja na używanie praw wynikających z rejestracji znaku unijnego w przypadku istnienia współwłasności do znaku musi zostać udzielona jednomyślnie czy większością głosów współwłaścicieli, należy oceniać w oparciu o przepisy tego kraju, na który wskazują zasady z przytoczonego powyżej art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001).

PRAWO POLSKIE

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej nie reguluje bezpośrednio zasad udzielania lub wypowiadania licencji wyłącznej lub niewyłącznej na korzystanie z  prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku istnienia wielu współuprawnionych do tego znaku. W takiej sytuacji stosuje się jednak reguły wynikające z art. 162 ust. 12 a także 162 ust. 5. PrWłPrzem. W świetle powołanych przepisów przeniesienie wspólnego prawa ochronnego lub udziału w tym prawie może nastąpić wskutek działania jednego lub paru współuprawnionych, wymagana jest do tego jednak zgoda wszystkich współuprawnionych. Reguła ta ma zastosowanie również w przypadku innych czynności polegających na rozporządzaniu wspólnym prawem do znaku i udziałem w tym prawie. Wynika to również z przepisów prawa cywilnego, gdyż w świetle art. 199 KC, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Udzielenie licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub, w drodze analogii jej wypowiedzenie jest z pewnością czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a współuprawnieni z prawa ochronnego na znak towarowy są w istocie współwłaścicielami tego prawa, tak więc wskazany powyżej 199 KC ma zastosowanie w takich przypadkach.

Warto więc pamiętać, że zarówno w przypadku znaku krajowego, jak i znaku unijnego, warunek zgody większościowej lub jednomyślności współuprawnionych przy udzielaniu licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub jej wypowiedzenie, powinien być rozpatrywany według prawa tego kraju, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19 rozporządzenia 2017/1001, przy czym w przypadku prawa polskiego, aby udzielić omawianej licencji, wymagana jest zgoda wszystkich współuprawnionych.

[1] Sąd kasacyjny zwrócił się do Trybunału UE z jeszcze jednym pytaniem prejudycjalnym, jednakże z racji tego, że odpowiedź na pierwsze, wskazane powyżej pytanie prejudycjalne swoim zakresem obejmowała odpowiedź na drugie pytanie, Trybunał UE uznał, że nie ma potrzeby udzielać dodatkowej odpowiedzi.