Na to pytanie, złożone w trybie prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiada wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-654/21 LM przeciwko KP. Stronę pozwaną w postępowaniu przed sądem odsyłającym, jak również w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE reprezentowały radca prawny Ewa Jaroszyńska-Kozłowska i radca prawny Zuzanna Słupicka ze Skubisz Kancelaria Prawno Patentowa.

Tło sprawy

LM jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego Multiselect (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w dniu 5 czerwca 2018 r. dla towarów i usług z klas 9, 41 i 42 Klasyfikacji Nicejskiej. Wskazane towary i usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, informację o edukacji, instalację i konserwację oprogramowania komputerowego czy też publikowanie tekstów i udostępnianie publikacji elektronicznych.

Od 2009 r. KP oferuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poradnik - w formie zarówno drukowanej, jak i elektronicznej - dla kandydatów przystępujących do egzaminów policyjnych, mający przygotować ich do testów psychologicznych objętych spornym znakiem towarowym, stanowiących jeden z etapów wspomnianego postępowania rekrutacyjnego. KP promuje swój poradnik na rożnych stronach internetowych.

W dniu 26 lutego 2020 r. LM wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, będącego w tej sprawie sądem odsyłającym, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego. W toku tego postępowania KP wniósł powództwo wzajemne o unieważnienie spornego znaku towarowego nie tylko dla towarów i usług objętych powództwem głównym, lecz także dla pozostałej części towarów i usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

Wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sąd odsyłający oddalił powództwo główne o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego w całości. W odniesieniu do roszczenia wzajemnego Sąd odsyłający miał jednak wątpliwość czy w zakres pojęcia „roszczenia wzajemnego o unieważnienie” w rozumieniu art. 124 lit. d) i art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 wchodzi całość żądań unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego bez względu na ich rzeczywisty związek z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego, czy też pojęcie to należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono wyłącznie żądania mające „rzeczywisty związek” z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

Czy art. 124 lit. d) w zw.  z art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że zawarte w tych przepisach określenie „roszczenie wzajemne o unieważnienie” może oznaczać żądanie unieważnienia wyłącznie w takim zakresie, w jakim pozostaje ono w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia unijnego znaku towarowego - co pozwala sądowi krajowemu nie rozpoznawać roszczenia wzajemnego o unieważnienie w zakresie szerszym niż pozostający w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia?

Czy art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że przywołany przepis - stanowiąc o „przepisach proceduralnych odnoszących się do tego samego rodzaju powództwa, jak w przypadku krajowego znaku towarowego” - odnosi się do krajowych przepisów procesowych, które znalazłyby zastosowanie w konkretnym postępowaniu o naruszenie prawa do znaku unijnego (oraz postępowaniu z pozwu wzajemnego o unieważnienie), czy też odnosi się ogólnie do krajowych przepisów procesowych obecnych w porządku prawnym państwa członkowskiego - co ma znaczenie wówczas, gdy, ze względu na datę wszczęcia konkretnego postępowania o naruszenie prawa do znaku unijnego, przepisy procesowe o powództwie wzajemnym o unieważnienie znaku, odnoszące się do znaków krajowych, nie istniały w porządku prawnym państwa członkowskiego?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku odniósł się jedynie do pierwszego z pytań prejudycjalnych, z uwagi na to, że uznał, że kwestia, wobec której zostało zadane drugie pytanie prejudycjalne nie podlegałaby prawu Unii. Wobec pytania pierwszego Trybunał stwierdził, że ze względu na samodzielny charakter roszczenia wzajemnego przewidzianego w art. 128 rozporządzenia 2017/1001 przedmiot tego roszczenia nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione. Oznacza to więc, że pozew wzajemny nie jest ograniczony jedynie do tych dóbr i usług, wobec których został zarejestrowany znak towarowy i które stanowią podstawę głównego powództwa, ale także do tych, które zostaną wskazane w pozwie wzajemnym.

Trybunał, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne posiłkował się swoim niedawnym wyrokiem z dnia 13 października 2022 r. w sprawie C-256/21 KP pko. TV, (Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), w którym orzekł, że sąd krajowy musi rozstrzygnąć w sprawie roszczenia wzajemnego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, nawet jeśli powództwo o naruszenie zostało wycofane. Trybunał uznał, że roszczenia wzajemnego nie można utożsamiać ze zwykłym środkiem obrony, lecz jest ono odrębnym i samodzielnym żądaniem, którego rozpatrzenie jest niezależne od żądania głównego, nawet jeśli powództwo powoda głównego zostanie oddalone.

Nadal jednak roszczenie wzajemne odróżnia się od wniosku o unieważnienie prawa do znaku złożonego w EUIPO, z uwagi na fakt, że podmiot, który może skutecznie wnieść roszczenie wzajemne jest ograniczony do tej jednostki, która została wskazana jako strona przeciwna przy roszczeniu głównym. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego może być z kolei złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców, lub konsumentów, posiadających zdolność do czynności prawnych, którzy mieliby interes prawny do wniesienia takiego wniosku. Ograniczenie dotyczące osób mogących podnieść roszczenie wzajemne, nie jest jednak oczywiście ograniczone w taki sposób, by odnosiło się jedynie do interesów własnych strony powodowej.  

Oznacza to, że roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia może być oparte nie tylko na przesłankach względnych, dotyczących jedynie danej sprawy, lecz także na każdej innej podstawie wskazanej w rozporządzeniu, w tym bezwzględnych podstaw unieważnienia.

Kolejną ważną rzeczą wskazaną w omawianym wyroku, która jest zarazem potwierdzeniem wcześniejszych rozstrzygnięć Trybunału zawartych w wyroku z dnia 13 października 2022 r., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21 jest to, że rozstrzygnięcia dotyczące ważności unijnego znaku towarowego wywierają skutek erga omnes w całej Unii zarówno wtedy, gdy są wydawane przez EUIPO, jak i gdy zapadają w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych.

Jest to uzasadnione wykładnią art. 128 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, który stanowi, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych przekazuje EUIPO odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego, a EUIPO odnotowuje wzmiankę o tym orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem.

Niniejsze wskazania nie są w żaden sposób podważone przez system podziału kompetencji między EUIPO a sądami orzekającymi w sprawach unijnych znaków towarowych z uwagi na to, że rozporządzenie 2017/1001 zastrzega na rzecz EUIPO wyłączną kompetencję w dziedzinie rejestracji unijnych znaków towarowych oraz sprzeciwu od takiej rejestracji, a nie spraw dotyczących ważności tych znaków towarowych. 

Ponadto omawiane kompetencje są wykonywane zgodnie z zasadą pierwszeństwa organu, do którego wniesiono sprawę, zgodnie z art. 132 ust. 1 i art. 132 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001, „jeżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania”, to organ, który jako pierwszy rozpoznaje spór dotyczący ważności unijnego znaku towarowego, jest właściwy w sprawie.

Podsumowując przedmiot roszczenia wzajemnego z art. 128 rozporządzenia 2017/1001, z uwagi na swój samodzielny charakter, nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione, a jego zakres może obejmować również towary i usługi, które nie były podstawą roszczenia głównego.