bottle-g7596d7ac6_1920

Działalność dystrybucyjna polegająca na napełnianiu i ponownym etykietowaniu butli (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-197/21 w sprawie Soda-Club (CO2) p. SodaStream International)

W powołanym wyroku Trybunał zajął stanowisko w kwestii ustalenia warunków, w których właściciel znaku towarowego, wprowadzający do obrotu w państwie członkowskim towary oznaczone tym znakiem towarowym i przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełnienia ma prawo sprzeciwić się na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 dalszemu obrotowi tymi towarami, w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który ponownie napełnił te towary i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na tych towarowych widoczny pierwotny znak towarowy.

Odwołując się do powołanych przepisów oraz wcześniejszego orzecznictwa, w szczególności wyroku w sprawie Viking (wyrok z 14.07.2011 r., w sprawie C-46/10) Trybunał wyraził pogląd, iż taka działalność jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż „między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze”. Ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, według Trybunału należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumenta o tych praktykach.

Trybunał w tym wyroku przesądził, iż towary wielokrotnego użytku mogą być nadal wykorzystywane w obrocie, w tym przypadku chodziło o butle na gaz (CO2). Z wywodów Trybunału wynika, iż towary już wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego po napełnianiu przez niezależny podmiot, mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Jednocześnie jednak Trybunał zastrzegł, że nie może to prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odnośnie do związków gospodarczych między właścicielem znaku towarowego a dystrybutorem. Trybunał przy ocenie możliwości powstania, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odwołuje się, jak już wskazano, do takich okoliczności jak wskazówki umieszczone na towarze i na jego nowej etykiecie, praktyk dotyczących dystrybucji danego towaru oraz poziomu wiedzy konsumentów dotyczących obrotu takimi towarami. Z wyroku wynika, iż Trybunał po raz kolejny odstępuje od koncepcji normatywnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwej prawu znaków towarowych i sięga do metody praktykowanej na tle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle teorii normatywnej zwanej również abstrakcyjną, dominującej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości jak również w orzecznictwie wielu państw członkowskich, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy ustalić kolejno następujące przesłanki tego niebezpieczeństwa: istnienie identyczności lub podobieństwa towarów i jego stopień, istnienie podobieństwa oznaczeń i jego stopień, rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego w obrocie i jego stopnie, wyjątkowo bierze się pod uwagę także inne okoliczności. Dopiero na podstawie tych okoliczności ustala się, czy przeciętny nabywca tych towarów, dobrze poinformowany, racjonalny oraz uważny, w zwykłych warunkach obrotu, może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem towarowym z określonego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą. Natomiast metodyka właściwa prawu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega na tym, iż sąd rozstrzygający spory o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z obszaru znaków towarowych ocenia niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności stanu faktycznego. Ta metoda jest określana niekiedy jako konkretna. Trybunał w dyskutowanym wyroku reprezentuje pogląd, iż przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dotyczącego towarów wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu pod znakiem towarowym, należy brać pod uwagę rozmaite wskazówki na towarze i etykiecie, jak również całokształt warunków dystrybucji tych towarów. Są to okoliczności zewnętrzne w stosunku do używania znaku towarowego.

Trybunał pozostawił natomiast bez jednoznacznej odpowiedzi pytanie, co do możliwości usuwania (zamazywania, zakrywania) dotychczasowego znaku towarowego przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu towar. Z jednej strony Trybunał odwołuje się do kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, co prowadzi do wniosku, iż taka możliwość powinna być dozwolona, skoro brak znaku (jego używania) wyłącza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony Trybunał zdaje się skłaniać do poglądu, iż istotne jest, aby nie maskować pochodzenia butli poprzez ponowne etykietowanie, a zatem zdaje się nie akceptować usuwania (zakrywania, zamalowywania) znaku towarowego. Można zatem twierdzić, iż według Trybunału, przy ponownym wykorzystaniu towarów wielokrotnego użytku, należy pozostawić widoczny pierwotny znak towarowy a zarazem podjąć działania, które wykluczają niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, na tle konkretnego stanu faktycznego, co do pochodzenia w zakresie związku pomiędzy przedsiębiorstwami. To musi powodować trudności w ustalaniu poglądu przeciętnego odbiorcy, którego opinia jest kluczowa przy kwalifikacji prawnej ponownego wykorzystania towarów wielokrotnego użytku. Sumując, komentowany wyrok Trybunału dotyczy konkretnego stanu faktycznego, ale prowadzi do nowych pytań, co niewątpliwie nie przyczynia się do jednoznacznego ustalenia sytuacji prawnej towarów wielokrotnego użytku wprowadzanych pierwotnie do obrotu pod znakiem towarowym przez uprawnionego z tytułu rejestracji.

Zdjęcie główne: grimmplatten \ pixabay.com


ryszard-skubisz-box

Prof. Ryszard Skubisz

Rzecznik patentowy, radca prawny

PROF. RYSZARD SKUBISZ
RZECZNIK PATENTOWY, RADCA PRAWNY

Profesor prawa, wykładowca uniwersytecki oraz autor wielu publikacji i książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa spółek i prawa europejskiego. Prowadząc praktykę prawną w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z prawa cywilnego, handlowego, europejskiego i własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu pozycji książkowych.


pexels-josé-orlando-salazar-9948837

Obowiązki właściciela znaku towarowego – używanie znaku towarowego

Drugim, obok monitoringu, obowiązkiem właściciela znaku towarowego jest używanie swojego oznaczenia. Przedsiębiorca jest obowiązany używać zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie z jego funkcją, a więc do oznaczania oferowanych towarów i świadczonych usług. Używanie to powinno być również trwałe i intensywne pod względem skali. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca może utracić prawo ochronne na znak towarowy. 

W przeciwieństwie do monitoringu, obowiązek używania znaku wynika wprost z ustawy. 

Dokonując zgłoszenia znaku towarowego przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie towary i jakie usługi będą oznaczane takim znakiem. Musi również mieć na uwadze, na jakim terytorium będzie prowadził działalność i kiedy zacznie posługiwać się danym znakiem w obrocie. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia realizacji obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego jak i utrzymania jego ochrony.

 

JAK NALEŻY UŻYWAĆ ZNAKU TOWAROWEGO?

Używanie znaku towarowego powinno być „rzeczywiste”, zgodne z jego główną funkcją. Chodzi więc o używanie służące odróżnianiu towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego podmiotu. Używanie musi zatem mieć miejsce w obrocie gospodarczym i służyć pozyskaniu za pomocą znaku odbiorców na dane towary lub usługi. Powinno być również stabilne, trwałe i intensywne, tzn. nie może być to używanie sporadyczne. Spełnienie tych przesłanek pozwala stwierdzić, że przedsiębiorca faktycznie (autentycznie) używał swoich znaków towarowych.

Znaki towarowe rejestruje się w celu uzyskania wyłączności w zakresie korzystania z danego znaku do oznaczania nim konkretnych towarów i usług. Stąd we wniosku o udzielenie prawa ochronnego konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów i usług, na które ma być nanoszony zgłaszany znak (wykaz towarów i usług). W przypadku ewentualnego zarzutu nieużywania znaku towarowego bądź wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, właściciel znaku będzie zobowiązany wykazać, że w określonym przedziale czasowym nanosił zarejestrowany znak towarowy na towary i usługi, dla których został on zarejestrowany.

Często spotykaną i błędną praktyką jest zgłaszanie znaków towarowych dla towarów i usług, których zgłaszający nie posiada w swojej ofercie (zgłoszenie zbyt szerokie) lub dla zbyt wąskiej grupy towarów i usług (zgłoszenie zbyt wąskie). Zdarza się również, że przedsiębiorcy zgłaszają do rejestracji oznaczenia, co do których nie są pewni, czy będą ich używać. W obydwu przypadkach nie jest możliwe wykazanie rzeczywistego używania zarejestrowanych znaków towarowych, co wiąże się z ryzykiem utraty prawa ochronnego w tym zakresie.

 

SANKCJE ZA NIEUŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Obowiązek używania znaku towarowego ma na celu przeciwdziałanie praktykom zmierzającym do ograniczenia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Z uwagi na liczbę zgłaszanych znaków konieczne było wprowadzenie mechanizmów pozwalających na eliminację oznaczeń nieużywanych, zapomnianych bądź zgłoszonych zbyt szeroko.

Obowiązek używania znaku towarowego ucieleśnia się w kilku rodzajach postępowań. Pierwszym z tych postępowań jest postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z przepisami regulacji krajowych (w Polsce) jak i unijnych, nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów (lub usług) objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania, może prowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak. Z wnioskiem o wygaszenie nieużywanego znaku może wystąpić każdy podmiot bez konieczności wykazania interesu. W postępowaniu o wygaszenie sankcje są poważne, gdyż brak wykazania używania znaku  prowadzi do wygaśnięcia prawa (również wstecz), a więc sytuacji jakby znak nie był w danym okresie zarejestrowany.

Uprawniony (właściciel znaku) może zostać zobowiązany do przedstawienia dowodów na używanie swojego znaku w innych postępowaniach zarówno administracyjnych jak i cywilnych. Ma to miejsce w tych sprawach gdzie znak Uprawnionego, który jest podstawą jakiegoś roszczenia czy wniosku (np. cywilne postępowania zakazowe, administracyjne postępowanie sprzeciwowe) w momencie rozpoczęcia postępowania jest już w tzw. obowiązku używania. To znaczy, jeśli od daty rejestracji znaku towarowego minęło 5 lat, przedsiębiorca na zarzut drugiej strony może zostać zobowiązany do wykazania używania swojego znaku towarowego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w postępowaniu sprzeciwowym przed UPRP lub EUIPO, jeśli znak (lub znaki) będący podstawą sprzeciwu jest zarejestrowany od 5 lat – jest w tzw. okresie używania. W momencie zgłoszenia spornych znaków, wobec których złożony został sprzeciw, Zgłaszający sporny znak ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykazanie używania zarejestrowanego znaku wobec towarów i usług, które są podstawą sprzeciwu. Zmuszenie Wnoszącego sprzeciw do przedłożenia dowodów na używanie może istotnie wydłużyć jak i utrudnić dalsze postępowanie. Dlatego też opierając sprzeciw na znakach w obowiązku używania należy się liczyć z ryzykiem, że taka sytuacja może mieć miejsce. W postępowaniu sprzeciwowym sankcją za niewykazanie rzeczywistego używania jest utrata możliwości powoływania się na prawo do znaku w zakresie towarów i usług, dla których znak nie jest używany. Nie jest to więc tak daleko idąca sankcja jak w przypadku wygaszenia znaku towarowego.

Podsumowując, zgłaszając znak towarowy należy mieć na uwadze również obowiązki ciążące na przedsiębiorcy. Należy rozważnie sporządzać wykaz towarów i usług oraz monitorować znak po jego rejestracji. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie kompleksowej i skutecznej ochrony znaków towarowych.


anna-grzywacz-box

Anna Grzywacz

Aplikant radcowski

ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.